铜表观点 | 商标行政案件中字号权的跨类保护

字号权的保护范围一般限于在先字号权人实际经营的商品及类似商品(上图蓝色圆圈区域)。对于具有一定知名度但非驰名的字号权,能否将字号权的保护范围扩大到跨类的商品/服务上,将保护范围向外突破(上图橙色区域),本文结合多个案例,探讨字号权跨类保护的法律空间及突破标准。

一、法律空间

字号权的保护对象即经营范围与商标指定的商品相同或类似并非必然要件。出于对恶意抢注的规制,对字号权的保护不局限于相同或类似商品。

《反不正当竞争法》第六条规定:“经营者不得实施下列混淆行为,引人误以为是他人商品或者与他人存在特定联系:(2)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)。”

上述法条表明,字号与商标一样均属于商业标识,均有实现避免混淆的功能。在保护范围上,字号的保护虽通常与企业的经营范围相对应,但以避免混淆和保护在先权利为出发点,并考虑到对恶意抢注的规制、且伴随企业多元化发展,跨领域和跨行业的营业亦是常有现象,在司法实践中对字号权的保护也不局限于相同或类似商品。

二、在先案例

  1. 案例一 最高院“TDK”案

    在最高院审理的TDK案件(2014)知行字第58号行政裁定书中,最高院对字号权提供了跨类的保护范围。

    在该案中,最高院认定:“TDK商号在电子元器件等领域具有较高知名度….虽然电子元器件商品在国际分类表中属于第9类,被异议商标指定使用的照明器、热焊枪、冰箱…等商品在分类表中属于第11类,两者分属于不同类别,在功能和用途方面有一定差异,但单子元器件通常是生产被异议商标指定使用商品的零配件,在整个生产环节具有一定的关联性。再次,TDK株式会社的商号TDK是臆造词汇,具有较强的显著性…”,从而为TDK商号提供了从第9类跨类到第11类的保护。

    下表说明了本案商号对应的经营范围与第9类的商品之间的差异。

    TDK株式会社的经营范围: 属于第9类:电子元器件等领域

    争议商标的类别第11类:照明器、热焊枪、冰箱、热水器、风扇(空气调节)、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖气等商品

  2. 案例二 北京高院“UMC”案

    在北京高院审理的UMC案件中,一审北京知识产权法院(2016)京73行初2815号行政判决书以及北京市高级人民法院作出的(2017)京行终2822号判决书均对UMC在先商号权益提供了跨类保护。认定出于对恶意抢注的规制,对商号权益的保护也不局限于相同或类似的商品,从而给UMC商号提供了从第7类的经营范围到第35类的服务的跨类保护。

    下表说明了本案商号对应的经营范围与第35类的具体服务之间的差异。

    UMC公司的经营范围属于第7类:农用机械领域的经营者。主要产品包括UMC喷灌机驱动系统所使用、中心枢轴动力传动系统组件,减速机、电机、联轴节等

    争议商标的类别第35类:广告、进出口代理、替他人推销、人事管理咨询、审计、寻找赞助等

  3. 案例三 北京高院“FLEETGUARD”案

    在北京高院审理的(2014)高行(知)终字第3491号“FLEETGUARD”案中,在先商号权人经营第7类滤清器(引擎、发动机或机器部件)产品,系争商标注册在第11类空气冷却装置、空气加热器、空气过滤设备等商品上。北京高院认为,二者也可能用于车辆设备从而构成运输工具零部件,因此关联程度较高。综合考虑系争商标申请人的主观恶意、系争商标的主要识别部分与在先具有一定知名度的商号完全相同,北京高院支持了对“FLEETGUARD”英文商号的跨类保护。

    下表说明了本案商号对应的经营范围与第11类的商品之间的差异。

    FLEETGUARD公司的经营范围: 属于第7类:滤清器(引擎、发动机或机器部件)产品

    争议商标的类别第11类:空气冷却装置、空气加热器、空气过滤设备等商品

  4. 案例四 北京高院“杰龙”案

    在北京高院审理的 (2013)高行终字第676号“杰龙”案中,在先商号权人经营第9类电动开门器商品,系争商标注册在第7类齿条齿轮传动装置等。一审中北京市一中院认为,争议商标指定使用的齿条齿轮传动装置等商品,属于杰龙公司生产的电动卷帘门、窗等产品所必须之部件,关联度密切,北京高院对此予以认可,并认定名鸟公司在知晓“杰龙”这一企业字号的情况下,申请注册争议商标显属不当,易造成消费者对商品来源的混淆误认。

    下表说明了本案商号对应的经营范围与第7类的商品之间的差异。

    杰龙公司的经营范围属于第9类:电动开门器商品

    争议商标的类别第7类:齿条齿轮传动装置

  5. 案例五 北京知产法院“布加迪”案

在北京知产法院审理的(2017)京73行初1622号“布加迪”案中,在先商号权人经营第12类汽车产品,系争商标注册在第43类汽车旅馆、餐厅、咖啡馆、旅馆等服务上。北京知产法院认为,诉争商标指定使用的汽车旅馆服务与布加迪公司赖以知名的汽车商品具有一定关联性。关于其指定使用的除汽车旅馆外的住所(旅馆、供膳寄宿处)等服务项目,虽然其与汽车商品分属不同类别,但考虑到上述服务在中国的发展现状,相关公众不易将汽车旅馆、住所(旅馆、供膳寄宿处)、餐厅等服务进行详细而明确的区分。法院综合考虑了“布加迪BUGATTI”商号的知名度、诉争商标的显著识别部分与该商号完全相同等因素,对其商号提供了跨类保护。

下表说明了本案商号对应的经营范围与第43类的服务之间的差异。

布加迪公司的经营范围属于第12类:汽车 

争议商标的类别第43类:餐厅、汽车旅馆、咖啡馆、旅馆

以上众多在先判决表明,字号权存在获得跨类保护的法律空间。

三、获得字号权跨类保护的法律标准

纵观上述判决,法院对于提供商号权跨类保护的考虑因素如下:

(1)在先使用字号的显著性、知名度;
(2)字号和争议商标的近似程度;
(3)争议商标申请人的主观恶意;
(4)在先字号经营范围与争议商标指定使用商品的关联程度;
(5)混淆及混淆可能性。

是不是看着很眼熟?是的,以上字号保护范围的因素与商标保护范围的判断标准如出一辙,与美国法院从Polaroid Corp. Vs. Polarad Elecs. Corp.案件中提炼出来的“Polaroid Factors”考量因素也大差不离。以上案件中,法院还考虑了双方的商业往来历史、所处经营领域等个案情况。

以上综合各种因素的判断标准,也表明了商号与商标同属于商业标识,保护范围的界定同样以避免混淆可能性为指针。结合目前加大打击恶意注册的力度,以及企业多元化发展的发展趋势,不能仅仅将与在先字号权人实际经营的相同商品及类似商品作为唯一考量元素来判断字号权的保护范围。当在先字号权知名或显著性较高,商标申请人恶意明显时,在指定商品或服务与在先字号权人实际经营的商品或服务不类似的情况下,依然应当影响指针及天平的摆动方向,偏离恶意注册的一方,偏向于拥有在先字号权的一方。